Intellectual Property

Argentina - Modificaciones sustanciales a la Ley de Marcas - Decreto de Necesidad y Urgencia N°27/2018 y Ley N° 27.444

El DNU introdujo modificaciones a la legislación relativa a marcas, patentes y modelos de utilidad y diseños. Dichas modificaciones están encaminadas a simplificar los procedimientos en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (“INPI”) y por acotar los tiempos de tramitación de derechos de propiedad industrial.


Recientemente, el DNU N° 27/2018 ha sido convertido en Ley. De esta manera, la Ley N° 27.444 ha introducido una serie de cambios en la Ley de Marcas N° 22.326. 
En lo que respecta a marcas, ha habido cambios sustanciales en los procesos de oposición. Los mismos son los siguientes:

  • Las oposiciones deberán ser presentadas de forma electrónica.
  •  Se reduce de 12 (doce) a 3 (tres) meses el plazo para que el solicitante logre el retiro voluntario de la oposición.
  • Si las partes no alcanzan un acuerdo dentro de un período de 3 (tres) meses y la oposición aún se mantiene, el INPI tomará una decisión luego de que las partes se sometan a un procedimiento administrativo delineado por dicha entidad. El 18 de julio de 2018, el INPI publicó la Resolución 183/18 que reglamenta el nuevo procedimiento de oposición. 
  •  Los solicitantes no deberán cumplir con la etapa de mediación previa obligatoria, ni presentar demandas judiciales de cese de oposición indebida, tal como ocurría con el anterior sistema de oposiciones.
  •  El nuevo procedimiento de oposición fue establecido por Res. 183/18 emitida por el INPI y publicada con fecha 18 de julio de 2018. Este nuevo procedimiento de oposición estará vigente a partir del 18 de septiembre de 2018.
  • La decisión del INPI puede apelarse, por medio de recurso directo, en un plazo de 30 (treinta) días ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial. 
    La modificación más relevante al procedimiento de oposición (en línea con otros sistemas de  oposición de otros países) es que las oposiciones serán decididas por el INPI y no por la justicia federal. El nuevo procedimiento de oposición será detallado en un próximo Newsletter.

El Decreto N° 27/18 tiene además, la intención de simplificar la acción de caducidad por falta de uso y las acciones de nulidad de marcas. Estos procedimientos han sido, históricamente, tramitados ante la justicia federal en lo civil y comercial. Ahora, además de los casos de oposición, bajo este nuevo Decreto, el INPI también decidirá sobre las acciones de caducidad por falta de uso de marca y nulidad cuando la marca haya sido concedida por el INPI en infracción a la Ley de Marcas. Por lo tanto, las acciones de nulidad basadas en marcas registradas de mala fe (artículo 24 párrafo b) y las registradas con fines de comercialización por personas que habitualmente registran marcas para ese fin (artículo 24 párrafo c), seguirán tramitándose en los tribunales federales. 
En cuanto a la caducidad por falta de uso, el Decreto establece que podrá dictarse la caducidad de oficio (y no solo a pedido de parte) y que el registro de marca no caducará si la marca se utiliza en relación con los bienes y servicios que protege o en relación con bienes o servicios relacionados, incluso si pertenecen a una clase diferente. Con anterioridad al Decreto, el uso de una marca para cualquier producto o servicio (independientemente de que estén relacionados o no a la clase en la cual la marca esté registrada) era suficiente para rechazar una acción de caducidad por falta de uso. 
Por lo tanto, el INPI tendrá la autoridad para cancelar registros de forma parcial (por falta de uso), con respecto a productos o servicios que no están relacionados con los productos o servicios para los cuales se ha utilizado la marca, creando un límite para marcas de defensa.
Además, el nuevo Decreto establece que se debe presentar una declaración jurada de uso de marcas registradas en el 5º año de registro y antes de que finalice el 6º año de registro. 
Las dos modificaciones descritas en los párrafos anteriores parecen tener como objetivo mantener limpio el registro de marcas no utilizadas, y esto es claramente bienvenido. 
El Decreto también establece que se debe incluir una dirección de correo electrónico en todas las presentaciones de marcas comerciales, en las que la Oficina de Marcas notificará al solicitante todas las vistas y resoluciones que emita.
Finalmente, el Decreto autoriza al INPI a emitir cualquier regulación relacionada con el procedimiento de marcas que acelere y simplifique este procedimiento o elimine requisitos irrazonables. Esto podría ser una o más de las siguientes medidas: (i) limitar el examen sustancial a la denegación por motivos absolutos, dejando la negativa de motivos relativos a ser invocada por los titulares de marcas; (ii) aceptar presentaciones multi-clase o (iii)  otorgar marcas comerciales y luego publicarlas para oposición (el INPI podría revocar la marca ya registrada en función de los méritos de la oposición).

En lo relativo a Patentes, los cambios relevantes – introducidos por la Ley N° 27.444 –  son los siguientes:

  • Las presentaciones podrán ser realizadas de forma electrónica.
  • Examen de Fondo: el antiguo plazo permitido para realizar el examen de fondo era de 3 años y fue reducido a 18 meses.
  • Se ha suprimido la obligación de agregar el documento de prioridad en el momento de presentación. En este sentido, basta con invocarla únicamente. Sin embargo, el INPI cuenta con la facultad de solicitarlo en el examen de fondo si lo considera necesario.
  • Anteriormente, si el Agente firmaba la solicitud como apoderado, debía presentar el poder correspondiente. Este requisito ya no es necesario.
  • Ciertos plazos se han visto reducidos. Entre ellos, los plazos:
    • Para la presentación de observaciones de terceros – de 60 días hábiles a 30 días corridos.
    • Para la conversión de una patente a modelo de utilidad – de 90 días hábiles a 30 días corridos.
    • Para la subsanación de errores – de 180 días a 30 días corridos.

El Decreto entró en vigencia el 12 de enero de 2018. Dado que el mismo contiene varias disposiciones que requerirán provisiones temporales o de implementación, el INPI convocó a asociaciones de marcas locales para una reunión el 17 de enero de 2018 para discutir todas estas enmiendas y su posible implementación.
Luego de esta reunión, el INPI emitió la Resolución N° 1/2018 que estableció aquellas modificaciones que son actualmente aplicables y aquellas que necesitan regulaciones emitidas por la Oficina de Marcas para ser implementadas. 
La acción de cancelación por falta de uso y el procedimiento de nulidad, requieren regulación por parte INPI para ser implementadas. 

 Muchas de las modificaciones introducidas en la Ley de Marcas son bienvenidas y es de esperar que simplifique y acorten los procesos de marcas en nuestro país. Restan varias regulaciones del INPI para implementar algunas de estas modificaciones. Estén atentos a próximas novedades.


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