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El uso no autorizado de marcas ajenas como palabras clave en sistemas de publicidad por enlaces patrocinados y un caso especial: el uso de marcas notorias

 

A propósito del fallo del Tribunal de Justicia de la U.E. en "Interflora vs. Marks & Spencer":

1) La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso “Interflora” que anotamos fue dictada el 22-9-11 y reafirma la doctrina de la ilegalidad del uso de marcas ajenas como “palabras clave” en sistemas de publicidad por enlaces patrocinados.


Además, la decisión que comentamos es uno de los primeros fallos en tratar la cuestión del uso de marcas notorias como “palabras clave” en sistemas de publicidad referencial. Al contestar las cuestiones prejudiciales planteadas por un tribunal inglés, el TJUE concluyó que habrá infracción marcaria siempre que el uso de la marca ajena como palabra clave afecte alguna de sus funciones o en casos de dilución y/o parasitismo, si se tratare de marcas notorias. Ahora es el tribunal de origen quien deberá decidir si el uso de la marca “Interflora” como palabra clave en “Google AdWords” constituyó o no una infracción en el caso concreto.

La normativa de marcas no fue escrita teniendo en cuenta estos nuevos usos posibles de signos distintivos en sistemas de publicidad referencial en Internet. Este último fallo del Tribunal Europeo es importante ya que permite consolidar cuestiones relevantes en relación con el uso de marcas ajenas en sistemas de publicidad on-line y fija ciertas condiciones que deberán cumplirse para que el titular de marca pueda ejercer el derecho de exclusión que le confiere la marca en el ámbito europeo. En nuestro país, aún no contamos con precedentes jurisprudenciales en esta materia salvo pocos pronunciamientos que conceden medidas cautelares pero que a la fecha no se han expedido sobre el fondo. Si bien no es posible importar las conclusiones del fallo del TJUE por cuanto la normativa de marcas comunitaria difiere de nuestro régimen, el pronunciamiento de la Corte Europea desarrolla ciertos conceptos que pueden ser útiles para ajustar el derecho de marcas y de la competencia a estos nuevos usos de marcas en publicidad on-line.

2) El servicio de referenciación “Google AdWords”

Al efectuar una búsqueda a partir de una palabra en Google, éste muestra los sitios web más afines al resultado buscado por orden decreciente de pertinencia. Éstos son los denominados resultados naturales de búsqueda. Además de este servicio gratuito de indexación de páginas en Internet, Google ofrece, desde hace más de diez años, un servicio remunerado de publicidad por enlaces patrocinados conocido con el nombre comercial de “Google AdWords”. Este servicio de referenciación innovó los mecanismos tradicionales de publicidad y constituye uno de los principales ingresos de Google.

Google AdWords es un sistema de publicidad on-line que permite a los anunciantes seleccionar una o varias palabras clave que, al ser ingresadas por el internauta en la barra de búsqueda, disparan un anuncio que se muestra en forma resaltada bajo la rúbrica “anuncios” en la parte derecha de la pantalla, al lado de los resultados naturales o bien en la parte superior o inferior de la pantalla, encima o debajo de dichos resultados. Los anuncios están formados por un enlace hacia su sitio web y por un breve mensaje comercial.

Además, Google AdWords permite al anunciante indicar cuál es el precio máximo que está dispuesto a pagar por cada clic del internauta en su anuncio y paga únicamente por cada visita realizada (“costo por clic”). De esta forma, el monto que abonará el anunciante a Google será el que resulte de multiplicar el precio máximo por clic que se comprometió a pagar al contratar este servicio por el número de clic que realicen los internautas en su enlace. El sistema de costo por clic permite al anunciante, por un lado, optimizar sus recursos ya que paga solamente por cada visita a su página y, por el otro, medir la eficacia del anuncio al poder conocer con certeza los ingresos a su sitio como resultado del anuncio publicado en Google AdWords.

Bajo este sistema de publicidad on-line, la misma palabra clave puede ser seleccionada por varios anunciantes. Asimismo, las palabras clave pueden ser términos que estén registrados como marcas. El orden de aparición de los enlaces promocionales dependerá del precio máximo por clic, del número de veces que se haya pulsado en los enlaces y de la calidad que Google le atribuya al anuncio. El anunciante puede mejorar su lugar en el orden de aparición en cualquier momento fijando un precio máximo por clic más elevado o intentando mejorar la calidad de su anuncio.

Las palabras clave que elija el anunciante como disparadoras de sus anuncios patrocinados estarán asociadas naturalmente a los productos o servicios que ofrece. Así, entonces, si el anunciante ofrece relojes, seleccionará como palabras clave “relojes” y/u otras vinculadas con los productos que vende. Además, posiblemente elija su propia marca como palabra clave. Ello en un marco de sana competencia. Podrá el lector apreciar que el problema se presenta cuando el anunciante utiliza términos que son marcas de su competidor para generar avisos relacionados con sus sitios web, sin autorización del titular marcario, con la exclusiva finalidad de atraer clientes que hayan tipeado en el buscador la marca del competidor. Ello generará un conflicto marcario y es lo que ocurrió en el caso que comentamos.


3) Plataforma fáctica Interflora Inc y su licenciataria Interflora British Unit (en adelante, Interflora) explotan una red mundial de envío de flores formada por una extensa lista de floristas independientes a quienes los clientes pueden hacer sus pedidos en persona, telefónicamente o vía Internet ingresando a su sitio web para recibir las flores en su domicilio.

Interflora es marca registrada en el Reino Unido y también una marca comunitaria. Además,

Interflora es una marca notoria en el mercado de delivery de flores en el Reino Unido y en otros países de la Unión Europea.

Por su parte, Marks & Spencer (en adelante, M&S) es una de las principales tiendas del Reino

Unido que ofrece, entre otros servicios, la venta y entrega de flores, compitiendo de esta forma con Interflora. M&S no forma parte de la cadena de floristas independientes de Interflora.

En el marco del servicio de referenciación Google AdWords, M&S seleccionó como palabras clave la palabra “Interflora” y otras expresiones que incluían este término. De esta forma, cada vez que un internauta ingresaba la marca “Interflora” en la barra de búsqueda de Google (presumiblemente porque estaría buscando una sucursal de la cadena Interflora) se encontraba con el anuncio de M&S a la derecha, debajo o arriba de los resultados naturales.

La marca “Interflora” era utilizada exclusivamente como palabra clave y no integraba el texto del anuncio.

Interflora demandó a M&S por infracción a sus derechos sobre la marca “Interflora”. El tribunal inglés que entendía en el caso decidió suspender el procedimiento y remitió al TJUE varias cuestiones prejudiciales planteadas que el TJUE respondió y que motivaron este comentario.


4) Decisión del TJUE

4.1. El marco normativo

El TJUE debió interpretar el art. 5º, ap. 1, letra a) de la directiva 89/104 (la directiva) de marcas de la Comunidad Europea y su correspondiente art. 9º, ap. 1, letra a) del reglamento 40/94 (el reglamento) para marcas comunitarias y su aplicación al caso concreto. Ambas normas hacen referencia al derecho de exclusión que confiere la marca a su titular en supuestos de “doble identidad” (como el presente caso) y cuáles son los presupuestos para su ejercicio. Estas dos normas disponen que “el titular de la marca está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico a dicha marca, cuando dicho uso se produzca en el tráfico económico, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada”.

Asimismo, el TJUE analizó el art. 5º, ap. 2º, de la directiva y su respectivo art. 9º, ap. 1º, letra c) del reglamento que hacen referencia al derecho de exclusión de titulares de marcas notorias. La directiva, en su art. 5º, ap. 2º, dispone que “cualquier estado miembro podrá disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos”.

4.2. Las cuatro cuestiones prejudiciales

Las cuatro cuestiones prejudiciales planteadas por el tribunal de remisión y que son tratadas por el TJUE son básicamente las siguientes:

1. El acto de seleccionar una palabra clave idéntica a la marca de un competidor, ¿constituye “uso” en los términos del art. 5º, ap. 1º, letra a) de la directiva y su correspondiente art. 9º, ap. 1º, letra a) del reglamento, aun cuando la marca del competidor no sea utilizada en el anuncio patrocinado?

2. Si así fuera, ¿este “uso” en el tráfico económico es para “productos y servicios” en los términos previstos por la normativa comunitaria de marcas?

3. En tal caso, resulta aplicable: (i) el art. 5º, ap. 1º, letra a) de la directiva y su correspondiente art. 9º, ap. 1º, letra a) del reglamento o (ii) el art. 5º, ap. 2º, de la directiva y su respectivo art. 9º, ap. 1º, letra c) del reglamento.

4. Difiere la respuesta a la pregunta anterior si (i) la forma de presentación del enlace patrocinado del competidor puede dar lugar a que parte del público crea que el competidor es miembro de la red comercial del titular de la marca cuando no lo es o (ii) si el motor de búsqueda no permite a los titulares de marca impedir a terceros el uso de signos idénticos a sus marcas como palabras clave.

Dividiremos las cuatro cuestiones prejudiciales en dos grupos con el fin de analizarlas en forma conjunta.

El primero relacionado con la facultad del titular de la marca para impedir el uso por parte de un competidor de una palabra clave idéntica al signo registrado como marca en sistemas de publicidad por enlaces patrocinados y los presupuestos y condiciones del ejercicio del derecho de exclusión que confiere la marca. Como adelantamos en la introducción y en relación con este punto, el TJUE consolida la doctrina de la ilegalidad del uso no autorizado de una marca como palabra clave por un competidor y reitera la posición adoptada en los fallos “Google France”, “BergSpechte”, “Portakabin” y “L’Oreal v. Ebay”. Asimismo, hace referencia a un nuevo concepto: la función de inversión de la marca.

El segundo grupo de cuestiones analizan un tema novedoso tratado por el Tribunal Europeo: el uso de marcas notorias como palabras clave.

Analizaremos seguidamente estos dos grupos de cuestiones prejudiciales.

4.3. Uso de marca como palabra clave por un competidor en casos de doble identidad.

Presupuestos de ejercicio del ius prohibendi

El Tribunal Europeo trata las cuestiones 1, 2 y 3 (i) en forma conjunta. Así, recuerda que la selección de una marca ajena como palabra clave por un competidor en el marco de un servicio remunerado de referenciación constituye “uso en el tráfico económico” por parte del anunciante en los términos de la normativa comunitaria. Ello, por cuanto este uso se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada.

Esta misma posición había sido vertida por el Tribunal Europeo en el caso “Google France” y los que siguieron.

En cuanto a si este uso en el tráfico económico es en relación con “productos y servicios”, el TJUE reitera su posición en los casos anteriormente citados. Concluye de esta forma que utilizar un signo ajeno como palabra clave en el marco de un servicio de publicidad por enlaces patrocinados encuadra dentro del uso “para productos o servicios”. Aún más, reafirma que existe un uso “para productos o servicios” incluso cuando el signo elegido como palabra clave no sea visible, o sea, aun cuando no aparezca en el anuncio patrocinado (ya sea en el enlace o en el mensaje comercial).

El Tribunal Europeo en este aspecto adoptó un concepto amplio de uso de marca para “productos o servicios”. En este aspecto, el TJUE hizo referencia en “Google France y Google” a los usos que el titular marcario podría prohibir bajo la normativa comunitaria, entre los cuales incluyen utilizar el signo en “documentos mercantiles y en publicidad”. Además, aclara el hecho de que aunque la marca no se vea no significa que no sea usada (como ocurrió en el caso que estamos comentando).

Sin perjuicio de que el acto de seleccionar una marca ajena como palabra clave constituya “uso en el tráfico económico” y que este uso es para “productos o servicios” en los términos del art. 5º, ap. 1, letra a) de la directiva y el art. 9º, ap. 1, letra a) del reglamento, el Tribunal Europeo reafirma su posición de que el titular de la marca estará facultado a prohibir a su competidor dicho uso en tanto este pueda producir un efecto adverso en alguna de las funciones de la marca. Esta posición  fue adoptada en los fallos “Google France y Google”, “BergSpechte”, “Portakabin” y “L’ Oreal y otros”.

El TJUE mantuvo su posición en cuanto a que, si bien la identificación de origen es la función esencial de las marcas por antonomasia, no es ésta la única que merece protección. Así, entonces, el titular de la marca podrá impedir el uso de su marca como palabra clave en tanto ésta afecte o pueda afectar la función de identificación de origen o las funciones de garantía de calidad del producto, publicidad o inversión que también merecen amparo.

En el próximo capítulo analizaremos la interpretación del Tribunal Europeo en relación con la afectación de la función de identificación de origen, publicidad e inversión de las marcas.

4.4. Las funciones de la marca

i) El menoscabo de la función de identificación de origen

La identificación de origen es la función central de la marca y es la que permite y garantiza al consumidor o usuario final conocer el origen del producto o servicio identificado con la marca y poder diferenciar éstos de otros productos o servicios de diferente procedencia.

Para la Corte Europea, la determinación de si esta función de la marca resulta menoscabada dependerá, bajo el derecho comunitario vigente, principalmente de la manera en que se presenta el anuncio patrocinado en el marco del servicio de referenciación.

De esta manera, expresa que la función de identificación de origen se verá afectada “cuando el anuncio no permita (o permita con dificultades) que un internauta, razonablemente informado y atento pueda determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o, por el contrario, proceden de un tercero”.

Agrega que en este tipo de sistemas de publicidad on-line en los que el ingreso de un signo idéntico a la marca como palabra clave en la barra de búsqueda dispara instantáneamente el anuncio puede denotar la existencia de una relación material en el tráfico económico entre los productos y servicios que se ofrecen y el titular de la marca. En estas circunstancias, el usuario podría verse inducido a error sobre el origen de los productos o servicios que se anuncian.

Es por ello que, frente a la cuestión prejudicial indicada en el punto 4

(i), el Tribunal responde que a los fines de aplicar el art. 5º, ap. 1º, letra a) de la directiva y su correspondiente art. 9º, ap. 1º, letra a) del reglamento resulta relevante definir si la forma en que se muestra el anuncio patrocinado permite a un internauta, razonablemente informado y atento, determinar si los productos o servicios anunciados proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada a este o, por el contrario, provienen de un tercero.

En el caso bajo análisis, el Tribunal de origen deberá definir si, considerando la forma en cómo se exhibe el anuncio patrocinado, un internauta, razonablemente atento e informado, puede advertir que el servicio de venta y delivery de flores que se anuncia no es ofrecido por Interflora y que M&S no es parte de la red de floristas independientes que concentra Interflora.

En este último aspecto, considerado la enorme cantidad de floristas que forman parte de la red de Interflora, la Corte Europea sostuvo que será particularmente difícil en este caso que un internauta razonablemente informado y atento puede determinar si M&S forma o no parte de la red de Interflora, frente a la falta de indicación del anunciante en este sentido.

Por lo expuesto, si el Tribunal remitente entiende que el sólo uso de “M&S Flowers” en el anuncio no es suficiente para que un internauta razonablemente informado y atento que ingresó “Interflora” en la barra de búsqueda puede determinar que el servicio de venta ydelivery de flores no procede de Interflora o de una compañía con ella vinculada sino por el contrario de M&S, deberá concluir que se está afectando la función de identificación de origen de la marca.

Si bien las circunstancias del caso permiten inclinarse a que el uso de la marca Interflora como palabra clave por M&S afecta la función de identificación de origen, el estándar del internauta

“razonablemente informado y razonablemente atento” podría llegar a dificultar arribar a la misma conclusión en otros casos en los que la determinación de la procedencia de los productos o servicios que se anuncian sea más sencilla o menos discutida.

ii) La afectación de la función publicitaria

El TJUE reitera su posición en cuanto a que el mero uso de una marca ajena como palabra clave

en sistemas de publicidad referencial no afecta a la función publicitaria de la marca. Esta posición fue anteriormente vertida por el Tribunal Europeo en “Google France”.

En este sentido, la Corte Europea sostiene que nada impide al titular de la marca usar esta como palabra clave, en forma paralela a su competidor y en la misma plataforma de publicidad referencial. El hecho de que el titular marcario deba incrementar la asignación de recursos en publicidad no es base para concluir que se está afectando la función publicitaria de la marca.

Exigir al titular de la marca que asigne recursos para hacer publicidad en determinada plataforma o que aumente el precio máximo por clic si ya está haciendo publicidad en Google AdWords para desplazar a su competidor que se encuentra utilizando su marca sin autorización como palabra clave no parecería ajustarse al derecho de propiedad sobre las marcas tal como lo conocemos en nuestro país.

iii) El menoscabo de la función de inversión

La Corte Europea define, en este caso, la función de inversión como aquella que permite al titular de la marca adquirir o preservar una reputación capaz de atraer consumidores y retener su fidelidad.

Cuando el uso de la marca ajena como palabra clave interfiere con el uso de titular de la marca para adquirir o preservar una reputación capaz de atraer consumidores o retener su fidelidad, podría considerarse que el uso del tercero afecta a la función de inversión de la marca.

Hay que admitir que el Tribunal Europeo no fue claro en definir la función de inversión en esta oportunidad.

4.5. Uso de marca notoria por un competidor y condiciones de ejercicio del derecho de exclusión

La última cuestión prejudicial que trata el TJUE es la relativa a la facultad del titular de una marca notoria de impedir a su competidor usar un signo idéntico como palabra clave en el marco de un servicio remunerado de publicidad patrocinada.

Así, la Corte Europea analiza la aplicabilidad de lo dispuesto por el art. 5º, ap. 2º de la directiva y el art. 9º, ap. 1º, letra c) del reglamento y cuáles son las condiciones de ejercicio del derecho de exclusión del titular de la marca de renombre que deben estar presentes.

En el caso concreto no se discute que la marca Interflora es una marca notoria.

El Tribunal Europeo entiende que el titular de una marca notoria está facultado a prohibir a su competidor usar una palabra clave idéntica (como en el caso) o similar a la marca notoria cuando dicho uso importa un menoscabo a su carácter distintivo (dilution o dilución), o a su reputación (tarnishment o difuminación) o implica aprovechamiento ilegítimo del carácter distintivo o reputación de la marca de renombre (parasitismo o free riding).

Trataremos seguidamente estas cuestiones.

4.6. El menoscabo del carácter distintivo (dilution) y reputación (tarnishment) de la marca de renombre

El perjuicio causado al carácter distintivo de la marca de renombre o dilución se produce cuando se debilita la capacidad de dicha marca para identificar los productos o servicios para los que está registrada. Al final del proceso de dilución, la marca ya no puede suscitar en la mente de los consumidores una asociación inmediata con un origen comercial específico.

En el caso que analizamos, Interflora sostuvo que el uso de su marca Interflora como palabra clave por M&S contribuye a que la marca vaya perdiendo su carácter distintivo diluyendo la misma hasta transformarla en un término genérico para designar cualquier servicio de oferta y delivery de flores.

La Corte Europea condiciona la presencia del menoscabo al carácter distintivo de la marca notoria a la afectación de la función de identificación de origen. Concluye, de esta forma, que si un internauta razonablemente atento e informado puede advertir que los productos o servicios anunciados proceden de un tercero diferente al titular de la marca notoria, no habrá una afectación al carácter distintivo de esta última.

En cuanto a la afectación de la reputación de una marca notoria (tarnishment o difuminación), la

Corte Europea afirma que tiene lugar cuando los productos o servicios respecto de los cuales los terceros usan el signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que resulta mermado el poder de atracción de la marca.

4.7. El provecho obtenido indebidamente del carácter distintivo o de la reputación de la marca (parasitismo o free riding)

Este concepto no se vincula al perjuicio sufrido por la marca sino a la ventaja ilegítima que obtiene el competidor por el uso de una palabra clave idéntica o similar a la marca de renombre.

El TJUE, adoptando las palabras del Abogado General, afirma que es incontestable que cuando un competidor del titular de una marca notoria selecciona ésta como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet, su principal objetivo es aprovecharse indebidamente del carácter distintivo y de la reputación de la marca de renombre.

Está claro que la única finalidad del anunciante es aprovecharse del poder de atracción, reputación y prestigio de la marca de renombre, lograr que se visualice su anuncio patrocinado por millones de internautas, explotar el esfuerzo comercial ajeno sin compensación alguna al titular de la marca notoria e intentar obtener el desvío de clientela a su favor.

En estas circunstancias, el uso de la marca de renombre es “sin justa causa” en los términos de la normativa comunitaria, y el provecho obtenido por este tercero es claramente ilegítimo.

El TJUE precisa que esta conclusión puede imponerse, en particular, en casos en los que los anunciantes en Internet ponen a la venta, a través de la elección de palabras clave correspondientes a marcas de renombre, productos que son imitaciones de los productos del titular de la marca.

No obstante, la Corte Europea aclara que la elección de una marca notoria como palabra clave por un competidor no siempre arroja este mismo resultado.

Así, el titular de la marca de renombre no estará facultado para prohibir el uso de su marca como palabra clave por el anunciante si este propone una alternativa frente a los productos o servicios del titular de la marca de renombre y no una simple imitación de estos y si el uso no causa dilución o difuminación y no menoscaba las demás las funciones de la marca. En estas condiciones, el Tribunal Europeo agrega que el anunciante estaría compitiendo en forma sana y leal con el titular de la marca y, por lo tanto, estaría haciendo un uso “con justa causa” en los términos del derecho comunitario.


5) Conclusiones

El fallo del TJUE consolida la doctrina de la ilegalidad de uso de marcas ajenas como palabras clave en Europa y limita el ejercicio del derecho de exclusión por parte del titular de la marca a supuestos en los que el uso afecta alguna de sus funciones (indicación de origen, publicidad o inversión de la marca) y a casos de dilución y/o parasitismo, en supuestos de marcas notorias. Asimismo, el fallo pone en relieve que el problema de la determinación de si el uso de una marca ajena como palabra clave (aun cuando la marca no sea visible en el anuncio patrocinado) constituye o no “uso en el comercio” o “uso en el tráfico comercial” para “productos o servicios” fue superado para ser reemplazado por el análisis de las funciones de la marca.

Tanto el Tribunal Europeo como la jurisprudencia estadounidense sostienen –posición que compartimos– que el acto de seleccionar una marca ajena como palabra clave constituye un uso de marca en el tráfico comercial, aun cuando la marca no sea visible en el anuncio.

El análisis de las funciones de la marca y su afectación podría ser considerado como un parámetro inicial para determinar la extensión y límites del derecho del titular de la marca para excluir a un tercero de su uso como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación.

Como adelantamos en la introducción, no es posible importar las conclusiones del fallo del TJUE por cuanto la normativa de marcas comunitaria difiere de nuestro régimen. No obstante, este fallo puede ser útil para comenzar y profundizar el debate sobre estas cuestiones en nuestro país.

La utilización de marcas como palabras clave en servicios de publicidad por enlaces patrocinados es una realidad que debe ser analizada ponderando los intereses de los titulares de marcas, consumidores, competidores y motores de búsqueda y basado en el derecho de marcas y de los principios de la competencia.


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